《商标法》第三十一条对“在先使用并具有一定影响商标”的保护
——第1799405号“金鼎轩”商标争议案评析
臧宝清
我国《商标法》对商标权取得实行“注册原则”，但这不意味着未注册商标不受保护。现行《商标法》第三十一条对已经使用并具有了一定影响的未注册商标予以保护，制止他人以不正当手段抢注，即是注册原则的例外。“金鼎轩”商标争议案是适用《商标法》第三十一条，制止抢注他人未注册商标的典型案例之一，现结合具体案情对本条的适用要件加以分析。
基本案情
申请人：北京金鼎轩酒楼有限责任公司
被申请人：北京金鼎轩科贸有限公司
争议商标：第1799405号“金鼎轩”商标
（一）当事人主张
申请人的主要理由：1、“金鼎轩”是申请人在独特的品牌创意基础上设计出的文字组合，是在北京地区知名的企业名称，同时也是北京地区知名的餐饮服务品牌。申请人成立于1996年11月，成立至今一直主要经营餐饮服务，前身是成立于1993年8月的北京金鼎酒楼。“金鼎轩”是申请人于1996年改制成立后一直一直使用和宣传的餐厅商号及服务商标，广为媒体报道，被誉为京城餐饮的代表性品牌。申请人为“金鼎轩”品牌的广告宣传投入了大量的资金，“金鼎轩”商标多年前就已广为公众、特别是北京及周边地区公众熟知。2、被申请人违反诚实信用原则，损害了申请人在先的企业名称权，同时构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。申请人在北京地区有良好的商业声誉，被申请人地处北京，对申请人“金鼎轩”字号和商标的知名度不可能不知晓，在这种情况下，被申请人将申请人具有较强独创性和显著性的字号和未注册商标“金鼎轩”注册为服务商标，其主观恶意是明显的，违背了诚实信用的基本原则和公认的商业道德。3、被申请人以其企业商号是“金鼎轩”来主张对“金鼎轩”商标的当然权利，是不合理的。在申请人“金鼎轩”商号在先使用并已成名时，被申请人还没有成立；被申请人1998年成立时经营范围并不包括餐饮，直到2003年12月5日在第三次变更经营时才增加了这一事项；被申请人自己承认其只是“准备涉足”而并未实际经营餐饮项目。4、被申请人利用争议商标面向公众招商，其中存在的诸多问题可以证明其从申请注册至今一直存在恶意，并且被申请人的招商行为正在餐饮行业内制造市场混淆，后果将是十分严重的。
被申请人的主要答辩理由：1、申请人称“金鼎轩”三字组合具有较强独创性、其在北京地区拥有很高知名度的理由不能成立。根据商标局的数据查询，以“金鼎”两字作为商标的多达218件；申请人的“金鼎轩”商标只是纯印刷体文字组合和鼎状图形为主，不具备商标设计的显著性和独创性，争议商标与其有明显的差异。餐饮企业做广告是必要的，申请人罗列的报道不能证明其有知名度。2、被申请人未侵犯申请人在先的企业名称权和以不正当手段抢先注册其已经使用并有一定影响的商标的理由不能成立。企业名称不等于商标名称，申请人将两个权益和属性不同的法规保障体系混为一谈，是站不住脚的。被申请人以“金鼎轩”为字号，将其注册为商标是正常的商业行为，在申请注册“金鼎轩”之前，并不知道有申请人的存在，更不知晓其为餐厅。3、被申请人进行广告招商是自己的权利，没有伤害第三方，更没有损害申请人的权益。
（二）商评委审理与裁定
商标评审委员会审理后查明：1、双方当事人的企业登记情况。申请人成立于1996年11月21日，1999年9月22日，其登记住所由北京市丰台区方庄芳星园一区1号变更为北京市东城区东直门大街35-39号。被申请人成立于1998年10月8日，当时的经营范围包括“销售电子计算机及软件”等。2003年12月5日申请经营范围增加“餐饮”项目，该项目属于必须取得专项审批后方可经营的项目。至审理本案时，被申请人未提供其新增“餐饮”项目已取得审批的证据。争议商标注册事项中被申请人地址为北京市黄寺大街28号。2、关于申请人“金鼎轩”字号及服务商标的知名度情况。申请人的证据可以证明，“金鼎轩”作为申请人连锁经营的酒楼字号及其提供的餐饮服务上的商标，在北京地区的相关公众中知悉程度较高，并且其建立起知名度的时间在1999年以前。3、关于被申请人“金鼎轩”字号及商标的使用情况。被申请人提供的证据不能证明被申请人经营范围已包括餐饮，不能证明被申请人以“金鼎轩”为字号或商标，在其经营范围内广泛使用并已具有一定的知名度。
商评委经审理认为，申请人的证据可以证明，“金鼎轩”作为申请人连锁经营的酒楼字号及其提供的餐饮服务上的商标，通过使用和宣传报道，在1999年以前，在北京地区的相关公众中就已建立起较高的知名度，享有良好的商业信誉，构成商标法第三十一条所指的“已经使用并有一定影响的商标”。被申请人的经营地与申请人相距很近，其反复强调自己“很早就准备涉足餐饮业”，因此属于餐饮行业中的可能经营者，同时基于餐饮服务特有的连锁经营、地域性较强等特点，被申请人对于申请人“金鼎轩”字号及商标的知名度理应知晓。被申请人在明知或应知上述客观事实的情况下，将“金鼎轩”作为商标申请注册，并且在商标注册后，以争议商标面向社会公众招商，其实质是利用申请人的商誉，以收取加盟费和商标使用费的方式牟取利益。因此被申请人申请注册争议商标，其主观意图、市场行为及后果均具有不正当性，其行为构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。因此，商评委依据商标法第三十一条、四十一条第二款和四十三条的规定，裁定撤销“金鼎轩”商标。此案经北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院一、二审判决维持商评委裁定。
（争议商标）
评析
本案的焦点问题，是商标法三十一条“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的构成要件及具体适用。
一、在先商标已经使用并有一定影响
（一）已经使用
“已经使用”是对未注册商标提供保护的一个最基本前提，通常也是较为容易证明的事实。所谓“已经”，是相对于争议（或被异议）商标的申请日期而言的。只有先于他人将已经使用的商标加以申请注册企图据为己有，才谈得上“抢先注册”。因此，与商标使用有关的事实和证据一般应该限定在商标申请注册日期以前的时间段内。本案中，申请人提交的大量在争议商标申请注册日期即2001年6月14日前的使用证据均可以证明“已经使用”这一事实。
根据商标法实施条例第三条的规定，“使用”包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标使用的事实，需要权利人提供相应的证据加以证明，根据商标使用的具体方式不同，证据一般可以包括但不限于合同、发票、提货单、银行进账单、进出口凭据、广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体广告、媒体评论及其他宣传活动资料、参加展览会、博览会的相关资料、获奖情况的证据等。本案申请人提交的使用证据涵盖了企业登记文件、报纸、杂志广告、报道、税务局纳税证明、互联网网页等。对使用证据，应该审查其合法性、真实性、关联性并对其证明力进行分析判断，确定其证明的事实。
（二）有一定影响
“有一定影响”是对未注册商标依31条进行保护所要求达到的程度，是指商标在一定的地域范围内为一定范围内的相关公众所知晓。“相关公众知晓”、“一定影响”的判断本身带有一定的主观性，需要根据案件的实际情况，如商标使用时间长短、广告宣传的情况、影响所及范围等，在个案中具体衡量。从本规定旨在维护诚实信用的立法意图出发，同时考虑商标法不同条文之间的衔接和平衡关系，“一定影响”作为一个相对的概念，不宜作过高的要求。在本案中，申请人提供的各种形式的证据可以证明，在争议商标申请注册前，申请人已经餐饮服务上使用“金鼎轩”商标已达数年，并进行了广泛的宣传报道，在北京地区相关公众中已经建立了较高的知名度，达到了具有“一定影响”的程度。
另外，在本案中值得注意的是，餐饮行业中企业字号的使用方式具有一定的特殊性：企业惯常以字号为招牌来区别服务来源。国家工商局1991年的《企业名称登记管理规定》第二十条的规定即对这一惯例予以尊重：从事商业、公共饮食、服务等行业的企业名称牌匾可适当简化，但应当报登记主管机关备案。基于此，申请人对“金鼎轩”字号的使用实际起到了区别服务来源的作用，可以作为未注册商标予以保护。被申请人无视餐饮业的这种惯例，一直声称申请人的“金鼎轩”是作为字号使用的，不承认其为商标，根源在于其欲达到否认抢注他人商标事实的目的。
二、被申请人以不正当手段抢先注册
“不正当手段”，即恶意，是适用该法条时对抢注人主观心理状态的要求。作为一种主观心理状态的恶意，存在于当事人的内心中，除非当事人明确承认，一般是不为外人所知的。但恶意的目的又是通过具体的、外在的行为和事实表现出来的，而行为和事实是一种客观存在，是可以感知的。由客观的行为和事实推断主观的目的，符合一般的认知规律。因此，可以根据案件的基本事实和有关当事人的行为，对其主观心理状态进行考察。
恶意与善意相对而言，善意的含义是“不知情”，恶意是明知或者应知。在先使用商标的知名度、独创性、商标申请人与在先使用人所处地理位置远近、双方有无经贸往来或其他纠纷、商标注册人注册后的不正当行为等因素，均可以作为判断商标注册人是否明知或应知的参考因素。
本案中，申请人的“金鼎轩”商标在北京地区具有较高的知名度，被申请人与申请人相距很近，地理位置上的便利性大大增加了被申请人知悉申请人在先使用“金鼎轩”的可能性。被申请人声称其很早就准备涉足餐饮业，属于该行业“可能的经营者”，关注同行业经营者的程度较高。加之餐饮业本身具有消费对象广泛、消费者口口相传等特点，被申请人了解“金鼎轩”商标的途径较多。被申请人获准注册“金鼎轩”商标后，在没有取得餐饮行业经营资格的情况下，利用该商标进行招商。综合上述事实和行为，可以推定被申请人在明知或者应知“金鼎轩”商标为他人在先使用并有一定影响的商标，却抢先予以注册，意图利用他人商标已经建立起来的声誉谋取不正当利益，构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。
被申请人一再声称其利用“金鼎轩”商标招商属于正常的经营行为，这一理由如果孤立地看待似乎具有一定的道理，但考察本案的其他事实，联系被申请人行为的前后，其辩解的不合理也就很清楚地显现出来了。因此，只有综合考虑案件的全部事实，在行为人主观恶意问题上才能有客观准确的判断。
前述两个要件是以31条对未注册商标提供保护的必要条件，缺一不可。同时，这两个要件之间又具有内在的联系：商标正是因为具有了一定影响，从而具备了一定的商业价值，才成为他人不正当抢注的目标，“一定影响”可以成为判断恶意的一个事实；抢注人注册商标后，又往往进行一些不正当行为，意图发挥商标已经确立起来的“一定影响”。
作者单位：国家工商行政管理总局商标评审委员会
